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Institute for Legal Questions on Free and Open Source Software

OLG Köln zur rechtserhaltenden Markenbenutzung bei Open Source Software

von Stefan Labesius

Sofern eine Softwarebezeichnung über eine Markeneintragung abgesichert ist, muss die Marke spätestens innerhalb von fünf Jahren ab Eintragung rechtserhaltend i. S. v. § 26 MarkenG bzw. Art. 15 UMV benutzt werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass die Marke auf entsprechenden Antrag hin gelöscht wird. Welche Schwierigkeiten sich für einen solchen Benutzungsnachweis bei einer Marke für Open Source Software ergeben können, zeigt eine vor Kurzem veröffentlichte Entscheidung des OLG Köln (Urt. v. 30.9.2016 – 6 U 18/16 – Open LIMS).

1. Entscheidung des OLG Köln

Unter der Bezeichnung „Open LIMS“, die als deutsche Wort-/Bildmarke (DE 30 2010 032 604) für Computersoftware (Nizza-Klasse 9) eingetragen ist, entwickelt der Markeninhaber eine unter der GPLv3 freigegebene Software für Laborinformationsmanagment. Im relevanten Benutzungszeitraum war die Software – nach dem Vortrag des Markeninhabers – über zwei internationale Open-Source-Software-Portale zum Download unter Verwendung des geschützten Logos angeboten. Auf der Projektwebsite selbst wurde die Software offenbar nicht bereitgehalten, sondern von dort nur auf die Portalseiten verlinkt.

Nachdem die Verfallsklage erstinstanzlich noch abgewiesen wurde, sah das OLG Köln eine rechtserhaltende Markenbenutzung für nicht nachgewiesen und gab der Markenlöschung vollständig statt. Zwar komme es – so das Gericht in Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung – nicht entscheidend darauf an, dass die Software unentgeltlich bereit gestellt werde (vgl. zur Unentgeltlichkeit bereits: BGH, Urt. v. 6.10.2005 – I ZB 20/03, Rn. 25 – GALLUP). Allerdings konnte das Berufungsgericht keine hinreichende geschäftliche Tätigkeit des Markeninhabers erkennen, in dessen Rahmen die Software unter der Bezeichnung vertrieben wurde und die auf die Erhaltung und Erzielung von Marktanteilen gerichtet ist. Denn dafür sei neben dem kostenlosen Bereitstellen der Software Support-Leistungen oder sonstige entgeltliche Dienstleistungen zur Software erforderlich. Dafür lagen aber offenbar keine Anhaltspunkte vor.

Auch sei auf der Website des Markeninhabers selbst keine Downloadmöglichkeit vorhanden gewesen. Sofern sich auf den Portalseiten Softwaredownloads belegen ließen, fehle es überdies an Nachweisen für einen Inlandsbezug derartiger Nutzungshandlungen. Vor allem aber geht das OLG Köln davon aus, dass eine Verwendung des Logos auch für Abwandlungen und Weiterentwicklungen der Open Source Software nicht mehr deren Ursprung vom Markeninhaber erkennen lasse. Damit könnten solche Benutzungshandlung nicht mehr die Herkunftsfunktion der Marke tragen und kann nicht mehr als rechtserhaltend angesehen werden. Schließlich hielt das OLG Köln den Einwand des Markeninhabers, etwaige Änderungen an der Software müssten von ihm erst akzeptiert werden, so dass dadurch die Herkunft der Software unter der markenrechtlich geschützten Bezeichnung sichergestellt sei, für verspätet.

2. Markenbenutzung bei Open Source Software

In seiner Entscheidung verweist das OLG Köln mehrfach auf die Besonderheiten beim kommerziellen Vertrieb von Open Source Software. Allerdings ist die Annahme des Gerichts, dass neben der kostenlosen Zurverfügungstellung keinerlei weitere geschäftliche Tätigkeit erkennbar sei, nicht ohne weiteres eindeutig. Denn entscheidend für eine solche Benutzung ist aus markenrechtlicher Sicht, inwieweit die Benutzungshandlungen des Markeninhabers auf die Erschließung und die Erhaltung eines Absatzmarkts für Open Source Software selbst abzielen.

Damit kann es jedoch nicht allein darauf ankommen, ob der Markeninhaber zusätzliche (entgeltliche) Supportleistungen anbietet oder die Software auf einer eigenen Website zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Vertrieb von Open Source Software dürfte vielmehr der unmittelbare Einfluss des Markeninhabers bei der Entwicklung und der Verbreitung der Software insgesamt, die auf ein geschäftliches Handeln schließen lassen, entscheidend sein. Dazu gehören z. B. der Umfang und Aufwand für die Koordinierung einer etwaigen kollaborativen Entwicklung, die Bereitstellung von Entwicklungsressourcen oder Bestrebungen zur Einbindung der Software in Repositories oder auch Distributionen von Drittanbietern.

Nicht zuletzt dürfte auch die konsequente Verfolgung von Open Source Lizenzverstößen durch den Markeninhaber als Indiz dafür gelten, dass ein Absatzmarkt erhalten werden soll. Denn andernfalls wäre ein weiterer Absatz von Open Source Software nämlich gefährdetet, weil und soweit Weiterentwicklungen aufgrund von vorangegangenen, nicht lizenzkonformen Nutzungen selbst nicht ohne Lizenzverstoß veröffentlicht werden könnten.

Gegen das Urteil des OLG Köln ist zwischenzeitlich Nichtzulassungsbeschwerde zum BGH eingelegt worden (Az. I ZR 219/16).